특허의 무효가 실시계약에 영향을 미칠까요?

안산/시흥/화성 변호사 김기범입니다.

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명이 후발적으로 무효가 되면 실시계약에 근거하여 (통상실시권자로서) 실시료를 지급받은 자는 실시자에게 그 실시료를 돌려주어야 할까요?

언뜻 보면 발명이 무효라면 무효에는 소급효가 있으므로 실시료도 부당이득으로 돌려주어야 할 것처럼 보입니다.

그런데 이에 관하여 선고된 판례를 보면 그렇지 않습니다. 아래 판례를 참조 바랍니다.

[대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666 판결]

1. 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 그 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

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2. 특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의 유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다.

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다만 위 경우는 "통상실시권"이에 관한 것이라는 점을 유의하여야 합니다. 만약 대상 실시권이 "전용실시권"이라면 통상실시권에 적용되는 법리를 적용할 것이 아니라 특허권이 양도된 후 해당 특허가 무효로 된 경우의 법률관계와 유사하게 보아서 기 지급한 대금은 반환되어야 할 것이라는 주장이 있습니다(고려대학교 조영선 교수). 전용실시권이 설정된 이후에는 특허권자 스스로도 당해 발명을 실시할 수 없고 제3자에게 침해주장만 할 수 있을 뿐 특허가 무효로 되면 제3자에게 손해배상이나 부당이득을 반환할 의무가 있기 때문입니다.

[안산/시흥/화성변호사 김기범]

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