판결요지:
1. 원고가 이 사건 계약을 체결한 목적은 이 사건 특허권에 대한 지분을 이전받음으로써 이 사건 제8항 발명을 무상 실시하고 이 사건 제8항 발명으로 인해 발생하는 수익을 분배받는 데 있었다고 할 것이고, 이러한 목적을 피고도 잘 알고 있었으며, 원고로서는 이 사건 잔존 발명에 대한 특허권의 지분을 이전받는 것만으로는 위와 같은 목적을 달성할 수 없어서 이 사건 계약을 체결하지 아니하였을 것이라고 인정된다. 이 사건 계약에 따른 피고의 지분이전의무는 계약 체결 후 계약의 대상인 이 사건 특허권 중 가장 중요한 부분인 이 사건 제8항 발명이 무효로 되고, 원고가 이 사건 잔존 발명에 대한 지분 이전만으로는 계약의 목적을 달성할 수 없게 됨에 따라 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 인하여 이행불능에 이르렀다. 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 민법 제537조 제1항에 따라 원고로부터 지급받은 이 사건 계약에 따른 대금을 부당이득으로 반환하여야 한다.
2. 한편, 원고는 이 사건 계약에 따라 이 사건 특허권을 실시할 권리를 가지며(이 사건 계약 제3조 제4호), 원고가 계약일 이후 이 사건 제8항 발명을 실시한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 원고는 피고에게 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정된 때까지 이 사건 특허권을 실시함으로 인하여 얻은 사용료 상당의 이익을 부당이득으로 반환할 의무가 있고, 위 사용료 상당의 이익은 피고가 반환할 대금에서 공제되어야 한다.
---판결전문 일부---
1) 원고의 주장(선택적 청구)
원고는 2012. 4. 10. 이 사건 계약에 따라 피고에게 5억 원을 지급하였으나, 이 사
건 계약은 아래와 같은 이유로 무효이거나 취소 또는 해제되었으므로, 피고는 원고에게 부당이득 또는 원상회복으로 위 5억 원과 이에 대한 위 지급일 다음날부터의 이자 또는 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
① 이 사건 특허권 중 이 사건 제1, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20항 발명(이하 ‘이
사건 제1항 등 발명’이라 한다)은 이 사건 계약 체결 전에 그 등록이 무효로 되었고,
이 사건 제8항 발명(이하 이 사건 제1항 등 발명과 함께 ‘이 사건 제1, 8항 등 발명’이라 한다)은 이 사건 계약 체결 이후 그 등록이 무효로 되었다. 이 사건 제1, 8항 등 발명은 이 사건 계약의 목적이 된 특허권 중 가장 중요한 부분이고, 피고는 이 사건 계약에서 이 사건 특허권에 하자가 없음을 보증하기도 하였다. 이 사건 계약은 원고가 이 사건 제1, 8항 등 발명이 무효인 사실과 이 사건 근질권 설정 사실을 알지 못하고 착오에 빠져 체결한 것이며, 이는 중요 부분의 착오에 해당하므로, 착오에 의한 법률행위로서 이를 취소한다.
다. 원상회복의 범위(피고의 공제 주장에 대한 판단) 1) 이 사건 계약에 따른 피고의 지분이전의무가 당사자 쌍방의 책임없는 사유로 이 행불능이 되었으므로, 피고는 민법 제537조 제1항에 따라 이 사건 계약에 따른 급부의무를 면함과 더불어 원고에게 반대급부도 청구하지 못한다. 그런데 피고가 원고로부터 이 사건 계약에 따른 대금 5억 원을 지급받았으므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한원고에게 이 사건 계약관계의 소멸로 인하여 보유할 법률상 원인이 없어진 대금 5억 원을 부당이득으로 반환하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2008다98655,98662 판결 등 참조). 2) 이 사건 특허권 사용료 상당 수익의 공제 가) 원고는 이 사건 계약에 따라 이 사건 특허권을 실시할 권리를 가지며(이 사건 계약 제3조 제4호), 원고가 계약일 이후 이 사건 제8항 발명을 실시한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 이 사건 계약이 원고와 피고의 책임 없는 사유로 이행불능에 이르게 된 점은 앞서 본 바와 같으므로, 원고는 피고에게 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정된 2014. 12. 4.까지 이 사건 특허권을 실시함으로 인하여 얻은 사용료 상당의 이익을 부당이득으로 반환할 의무가 있다(한편, 피고는 이 사건 계약의 효력만료일까지의부당이득의 반환을 구하나, 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정된 후에는 원고가 이 사건 특허권을 실시하고 있다고 볼 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다). 나) 원고의 주장에 대한 판단 (1) 이에 대하여 원고는, 이 사건 제8항 발명은 등록무효 심결의 확정에 따라 소급 적으로 무효가 되었으므로 피고에게 사용료 상당을 지급할 의무가 없다고 주장한다. 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 처음부 터 없었던 것으로 간주되나, 이로써 원고가 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정되기 전까지 이 사건 계약에 따라 현실적으로 이 사건 제8항 발명을 사용·수익하고, 특허권자로부터 손해배상이나 금지 등 청구를 받지 않고 특허권의 독점적·배타적 효력에 의해 제3자의 실시가 금지되는 등의 이익을 누린 사실이 달라지는 것은 아니다. 이 사건 계약관계의 소멸로 피고가 대금 5억 원을 원고에게 반환하게 되면 원고는 대가의 지급없이 위와 같은 이익을 얻은 것이 되므로, 피고에게 이를 부당이득으로 반환해야 한다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다. (2) 또한 원고는, 피고와 사이에 2010. 6. 29. 다른 법적 분쟁이 발생할 경우 이미 지급한 사용료를 반환하기로 약정하였으므로, 사용료 상당의 수익을 반환할 의무가 없다는 취지로도 주장한다. 보건대, 갑 제4호증의 기재에 의하면, 원고가 피고와의 특허권 분쟁을 종식시키기 위해 2010. 6. 29. 피고와 사이에 특허권 사용계약을 체결하면서 향후 피고가 원고에게 더 이상 민형사상 책임을 묻지 않고(제3항), 합의 내용이 이행되지 않거나 다른 법적 분쟁 등의 발생으로 인하여 원고에게 손해가 발생할시 이미 지급한 사용료를 반환(제4항)하기로 합의한 사실이 인정되나, 위 합의가 그와 별개로 체결된 이 사건 계약이 이행불능에 이르렀을 때에도 사용료를 지급하지 않기로 하는 것이라고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. 다) 따라서 원고는 이 사건 계약 체결일인 2012. 4. 2.부터 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정되어 피고의 지분이전의무가 확정적으로 이행불능이 된 2014. 12. 4.까지 이 사건 계약에 따라 이 사건 특허권을 무상 실시함으로써 사용료 상당의 수익을 얻었고, 이 사건 특허권의 사용료가 월 300만 원인 점은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 원고가 얻은 위 사용료 상당의 수익 96,290,322원[= 300만 원 × (32개월 + 3일/31일),원 미만 버림]은 피고가 반환할 대금에서 공제되어야 한다(한편, 위 사용료 상당의 금원은 피고의 대금반환채권과 상계적상일을 기준으로 하여 상계되어야 할 것이나, 피고가 반환할 대금 원금에서 위 사용료 상당액을 공제하는 점에 대해서 원·피고 사이에다툼이 없으므로 이에 따른다). |