'프라닥사' 조성물 특허발명에 관하여 선행발명들의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 주장을 배척한 사례(특허법원 2016허5538)

판결요지:  

원고들은, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1(다비가트란 에텍실레이트)은 선행발명 1에, 구성요소 2, 3(유기산코어, 활성물질층)은 선행발명 4, 5, 6,8에, 구성요소 4 중 격리층의 구성은 선행발명 4, 5, 8에, 구성요소 4의 수용성 중합체로 된 격리층의 구성은 선행발명 8에 각 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 주장한다. 

그러나 이 사건 정정발명의 우선일 당시에 선행발명들을 결합할 동기나 암시가 선행발명들의 명세서 등에 제시된 바 없고, 그와 같이 결합하는 것이 용이하다고 볼 사정이 없으므로, 선행발명들에 이 사건 제1항 정정발명의 개개의 구성요소들이 개시되어 있다는 사정만으로는 통상의 기술자가 용이하게 선행발명 1에 선행발명 4, 5, 6, 8을 결합하여 이 사건 제1항 정정발명에 이를 수 있다고 보기는 어렵다.

2. 당사자들의 주장

가. 원고들 주장의 요지4)

1) 이 사건 제1항 정정발명 및 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제6항, 제8항, 제9

항, 제12항, 제13항 및 제16항 정정발명은 선행발명 1에 선행발명 4 내지 6, 8을 결합

하면 용이하게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

2) 이 사건 제15항 정정발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하거나 선행발명

1, 7, 9로부터 용이하게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

3) 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항, 제8항, 제9항, 제12항, 제13항 및 제16항 정정

발명은 구 특허법 제42조 제3항, 제4항 제1, 2호 위반의 기재불비 사유가 있다.

4) 따라서 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항, 제8항 내지 제13항 및 제16항 정정발

명은 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정되거나 명세서 기재불비 사유가 있어 그

등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 제1항 정정발명 및 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제6항, 제8항, 제9

항, 제12항, 제13항 및 제16항은 선행발명들을 결합하여 용이하게 도출할 수 없으므로

그 진보성이 인정된다.

2) 이 사건 제15항 정정발명은 유리 염기 및 다른 형태의 염들에 비하여 현저한 효

과가 인정되어, 선행발명들에 의하여 용이하게 도출할 수 없으므로, 그 진보성이 인정

된다.

3) 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항, 제8항, 제9항, 제12항, 제13항 및 제16항 정정

발명과 관련하여, 이 사건 특허 명세서에는 결합제, 가소제, 분리제, 안료 및 수용성 중

합체의 종류가 구체적으로 기재되어 있고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지

식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 명세서의 기재 및 기술상식에 비추어

위 성분들의 의미와 범위를 명확하게 이해하는데 어려움이 없으며, 과도한 실험이나

특수한 지식의 부가 없이도 이 사건 정정발명을 일목요연하게 이해할 수 있고 동시에

재현할 수 있으므로, 구 특허법 제42조 제3항, 제4항 제1, 2호 위반의 기재불비 사유가

없다.

3. 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항, 제8항, 제9항, 제12항, 제13항, 제16항 정정발명의

진보성 유무

가. 관련 법리

어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경

우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상

이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로,

그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해

한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특

유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져

보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께

고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판

단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있

다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발

명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당

업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수

있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다(대

법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

2) 결합의 용이성

가) 그런데, 위 인정사실 및 변론 전체의 취지에 비추어 인정되는 다음과 같은 사정

들에 비추어 보면, 이 사건 정정발명의 우선일 당시에 선행발명들을 결합할 동기나 암

시가 선행발명들의 명세서 등에 제시된 바 없고, 그와 같이 결합하는 것이 용이하다고

볼 사정이 없으므로, 선행발명들에 이 사건 제1항 정정발명의 개개의 구성요소들이 개

시되어 있다는 사정만으로는 통상의 기술자가 용이하게 선행발명 1에 선행발명 4, 5,

6, 8을 결합하여 이 사건 제1항 정정발명에 이를 수 있다고 보기는 어렵다.

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