서울/안산/시흥/수원/화성/용인/안성/성남/안양/광명/인천/부천 변호사 김기범입니다.
이번에는 특허법원 판결가운데 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정되는 경우에 관한 사례를 소개하고자 합니다. 특허심판과 심결취소소송에 대하여 문의가 있으시다면 김기범 변호사를 찾아주시기 바랍니다.
1. 사실관계
1) 피고는 2015. 10. 28. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 명칭이 “엔에프씨1) 칩이
내장된 핸드폰을 이용한 오티피2) 발생장치와 방법”인 특허발명(등록번호: 제1226607
호, 특허권자: 원고, 이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)의 청구범위 제1, 3, 5, 6, 9항에
대한 등록무효심판(2015당5069호)을 청구하였다.
2) 원고는 2016. 2. 29. 위 등록무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 청구범위를 정
정하는 정정청구(이하 ‘이 사건 정정청구’라 한다)를 하였다.
3) 특허심판원은 2016. 6. 8. 이 사건 정정청구를 적법한 것으로 보아 이를 인정하고,
피고의 위 심판청구를 받아들여 정정청구된 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 3, 5, 6,
9항(이하 ‘이 사건 제1, 3, 5, 6, 9항 정정발명’이라 한다)은 무효라는 심결(이하 ‘이 사건
심결’이라 한다)을 하였다.
2. 판결요지
NFC((Near Field Communication, 근거리 무선 통신)는 루프안테나 사이의 전자기 유도를 이용하여 호환 하드웨어(휴대폰 등)가 무전원 수동 전자태그에 전원을 공급하거나 그 전자태그와 통신할 수 있게 하는 무선식별(RFID: radio-frequency identification) 기반 기술인 사실, NFC는 2003. 12. 8.경 ISO/IEC 표준으로 채택되었고, 이후 ECMA 표준으로 된 대표적인 근거리 비접촉 통신 방식인 사실, 최초의 안드로이드 NFC 휴대폰인 삼성 넥서스 S가 2010년에 출시된 사실, 휴대폰이 NFC를 이용하여 근접한 RFID 태그를 읽어서 전화 앱 등과 같은 특정한 앱을 자동으로 활성화되는 기술이 2010년경에 상용화된 사실이 인정되고, 선행발명 1의 휴대폰의 비접촉통신 방식으로 이 사건 특허발명의 출원 당시 휴대폰의 비접촉 통신방식으로 널리 사용되던 NFC를 채용하고, 마찬가지로 널리 사용되던 NFC에 의한 휴대폰 앱 활성화기술을 선행발명 1의 OTP 프로그램에 단순 결합한 것에 불과하며, 그에 따라 OPT 발생기인 스마트카드에 별도의 배터리가 필요 없어지고 조작이 매우 간편해진다는 작용효과는 위와 같은 주지관용기술이 본래부터 갖고 있던 것에 지나지 않는다. 따라서 통상의 기술자로서는 위 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 정정발명을 쉽게 생각해낼 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.
【청구항 1】 근거리 무선 송수신용 루프안테나3)(15)가 연결되고, 근접한 카드형
OTP 발생기(2)를 감지하는 NFC 칩(11)(이하 ‘구성요소 1’이라 한다)과; 휴대폰(1)의 전
체적인 동작을 제어하는 폰 OS부(12)(이하 ‘구성요소 2’라 한다)와; 휴대폰(1) 내에 프
로그램 형태로 탑재되고, NFC 칩(11)에 의해 카드형 OTP 발생기(2)가 감지되었을 때
폰 OS부(12)에 의해 자동으로 활성화되고, 표준시간정보를 NFC 칩(11)을 통해 카드형
OTP 발생기(2)로 전송하면서 OTP 번호를 요청하며, 카드형 OTP 발생기(2)로부터 전송된
OTP 번호를 표시부(14)를 통해 화면 출력하는 OTP 앱4)(13)(이하 ‘구성요소 3’이
라 한다)과; 휴대폰(1)의 작동상태를 화면 출력하는 표시부(14);로 구성된 휴대폰(1)(이
하 ‘구성요소 4’라 한다)과; 카드 형태로 형성되고, 휴대폰(1)에 근접되었을 때 루프안
테나(15)에서 발생된 자기장으로부터 전원을 공급받아 활성화되어 동작신호를 NFC 칩
(11)으로 전송하고(이하 ‘구성요소 5’라 한다), OTP 앱(13)으로부터 전송된 표준시간정
보와 자체 저장되어 있는 OTP 발생정보(시리얼넘버, 비밀키, Pin번호)를 OTP 발생용
알고리즘에 적용 연산하여 OTP 번호를 생성하며(이하 ‘구성요소 6’이라 한다), 생성된
OTP 번호를 NFC 칩(11)으로 근거리 전송하는 IC 칩(21)이 장착되어 있는 카드형 OTP
발생기(2)(이하 ‘구성요소 7’이라 한다);로 구성한 것을 특징으로 하는 엔에프씨 칩이
내장된 핸드폰을 이용한 오티피 발생장치.
【청구항 3】 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 카드형 OTP 발생기(2)는 신용카드,
체크카드로 사용되는 공지의 금융거래용 카드이거나 OTP 번호 생성을 위해 카드 형태
로 별도 제작되는 것임을 특징으로 하는 엔에프씨 칩이 내장된 핸드폰을 이용한 오티
피 발생장치.
【청구항 5】 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 OTP 앱(13)은 사용자가 휴대폰을
이용하여 폰뱅킹 수행 시 카드형 OTP 발생기(2)에서 생성된 OTP 번호를 폰뱅킹 화면
의 OTP 번호 입력창에 바로 입력시켜 인증이 이루어지도록 하는 것을 특징으로 하는
엔에프씨 칩이 내장된 핸드폰을 이용한 오티피 발생장치.
[판단]
① 을 제2호증, 을 제3호증의 1, 2, 3의 각 기재에 의하면, NFC((Near Field
Communication, 근거리 무선 통신)는 루프안테나 사이의 전자기 유도를 이용하여 호환
하드웨어(휴대폰 등)가 무전원 수동 전자태그에 전원을 공급하거나 그 전자태그와 통
신할 수 있게 하는 무선식별(RFID: radio-frequency identification) 기반 기술인 사실,
NFC는 2003. 12. 8.경 ISO6)/IEC7) 표준으로 채택되었고, 이후 ECMA8) 표준으로 된 대
표적인 근거리 비접촉 통신 방식인 사실, 최초의 안드로이드 NFC 휴대폰인 삼성 넥서
스 S가 2010년에 출시된 사실, 휴대폰이 NFC를 이용하여 근접한 RFID 태그를 읽어서
전화 앱 등과 같은 특정한 앱을 자동으로 활성화되는 기술이 2010년경에 상용화된 사
실을 인정할 수 있다.
② 따라서 구성요소 1, 3, 5는 선행발명 1의 휴대폰의 비접촉통신 방식으로 이 사
건 특허발명의 출원 당시 휴대폰의 비접촉 통신방식으로 널리 사용되던 NFC를 채용하
고, 마찬가지로 널리 사용되던 NFC에 의한 휴대폰 앱 활성화기술을 선행발명 1의
OTP 프로그램에 단순 결합한 것에 불과하며, 그에 따라 OPT 발생기인 스마트카드에
별도의 배터리가 필요 없어지고 조작이 매우 간편해진다는 작용효과는 위와 같은 주지
관용기술이 본래부터 갖고 있던 것에 지나지 않는다.
이 사건 제3항 정정발명에서 추가된 구성요소와 선행발명 1의 대응 구성요소는 동일
하다. 따라서 이 사건 제3항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 및 주지관용기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.
[김기범 대표 변호사 소개]
김기범 대표 변호사는 안산에 있으며, 가까운 서울, 안산, 시흥, 수원, 화성, 인천, 부천, 성남 등 서울 및 수도권 전 지역에 거쳐 법의 도움이 필요한 분들의 상담을 받고 사건을 처리해 오고 있습니다.
김기범 변호사는 한양대학교 전자통신공학 대학원에서 자율주행차를 주제로한 석사학위를 취득하고 변호사 활동과 함께 변리사 활동을 겸하고 있으며, 풍부한 상표 및 디자인 출원 경험을 토대로 빠르고도 거절되지 않는 출원 노하우를 보유하고 있습니다. 아울러 2016년에는 대한변협 지식재산연수원 과정 제1기를 수료하는 등 끊임없이 최신 법률 지식을 연구하고 업데이트해오고 있습니다.
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김기범 법률사무소 새바람 대표변호사는 2013년 이후로 수원지방법원 안산지원 피해자 국선/소송구조 변호사 및 화성시·시흥시 마을 변호사·시흥경찰서, 광명시청, 경기도청 민원상담 변호사, 경기지방노동위원회 권리구제 대리인, 경기도 개인파산·회생 상담위원, 안산시 공동주택관리 전문감사관으로 활동하면서 민사, 형사, 가사 사건 전 분야에서 풍부한 경험을 쌓아왔습니다.
또한 김기범 변호사는 변호사 활동을 하면서 2016년에는 대한변협 지식재산연수원 과정 제1기를 수료하였고 이후 한양대학교 전자통신공학 대학원에서 자율주행차를 주제로한 석사학위를 취득하면서 끊임없이 공부하는 자세로 임하고 있습니다. 아울러 2017년 2월에는 경기테크노파크 AMP 20기를 성공적으로 수료하는 등 지역사회활동 또한 게을리하지 않고 있습니다.
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